发明分析与权利要求撰写 专利律师指南(原书第2版)

本书从专利律师的角度，讲述了如何分析发明，并将其提炼成专利权利要求的方法。本书指出，发明是一种技术思路而非具体的产品，在分析发明时，采用"问题一解决方案"的描述来确定发明构思以及发明的关键技术特征；在撰写独立权利要求时，基于"问题一解决方案"，优选化独立权利要求的保护范围；根据侵权判定等专利实施过程中的情况布局多样化的权利要求；通过"问题一解决方案"指导说明书等申请文件的撰写，由此构建保护范围宽且具有防御能力的权利要求。

致谢Ⅰ
关于作者Ⅲ
本书介绍Ⅴ
译者说明
译者介绍ⅩⅤ
第一部分确认发明
第1章发明是构思
从技术问题开始
本章回顾
第2章从技术问题开始（而不是实施例）
技术问题是什么？
实物教学课：科纳（Konaclip）曲别针
本章回顾
第3章“问题—解决方案”的描述
尽早开始
大思维
不要被发明人的实施例所迷惑
先是质疑者，后是辩护者
单独的发明创造单独处理
定义本发明,试试它的大小是否合适
本章回顾
第4章“问题—解决方案”的描述——达到应有的宽度
设想“对手团队”
挖掘实施例
分析究竟发生了什么
将“怎样”与“什么”分开
构想替代方案，包括一些难以置信的方案
拓展技术问题
修剪和提炼
请教您的同事
首先“看透”本发明
使用欧式（“吉普森”式）权利要求作为一种分析发明的模式
设想销售场景
想象一下，你只有60秒钟来形容本发明
反复询问发明人
本章回顾
第5章“问题—解决方案”的描述——避免过度宽泛
尽可能宽泛地理解“问题—解决方案”的描述
正确的缩窄方式
持续聚焦于专利宽度及其功能
缩窄技术问题而不是解决方案
反思无马的马车
本章回顾
第6章退守特征和计划性退守
为什么需要退守（回退）策略
计划性退守
使用“问题—解决方案”范式识别退守特征椅子的计划性退守
本章回顾
第二部分撰写单独的权利要求
第7章基于问题解决法撰写独立权利要求
五个步骤
示例
微波炉均匀加热装置
交通信号器
组合步骤中的可选项
前序部分
重新排列和重复
法定权利要求类型
结构性特征与装置加功能特征
发明的场合
问与答
过短的权利要求
本章回顾
第8章基于发明点撰写独立权利要求
步骤1和2：设定场合和权利要求类型
步骤3：确定发明点
思考问题和解决方案
找出“究竟发生了什么”
将“什么”与“怎样”分开
步骤4：基于发明点撰写权利要求
以终为始
只打包你所需要的
定义，不要解释
使用功能性描述使得权利要求特征数量最少
仔细检查每个修饰语
确认权利要求正确表达了你的意图
假设输入信号和数据/参数值是现成的——不要在权利要求中去生成
为从属权利要求保留从属权利要求限定语
撰写权利要求时，应胸有成竹，而非囿于附图
力求简单化
步骤5：采用“问题—解决方案”的描述作为基准
本章回顾
第9章中范围和窄范围的权利要求
退守性权利要求
差异性权利要求
实施例式独立权利要求
宽度的问题
在许可和诉讼中的好处
在可专利性和“被侵权性”之间寻找平衡
优选化许可费基础的权利要求
本章回顾
第10章解释性权利要求
父权利要求可能被与发明无关的现有技术公开
父权利要求可能不清楚
问与答
本章回顾
第11章从属权利要求布局
链式窘境
单独提供专利性的权利要求应采取非链式方式
协同提供专利性的权利要求应采取链式方式
不能协同提供专利性的权利要求不应采取链式方式
避免不起任何作用的权利要求
基于为计划性退守做出的贡献，在权利要求族中分层设置权利要求
将从属权利要求的布局应用于不同的权利要求族中，以控制权利要求的数量
马库什组——粗心的陷阱
本章回顾
第12章具有功能性语言的权利要求
“功能性语言”而不是“功能性权利要求”
涉及新颖性的功能性语言
什么时候权利要求是过度功能性的
什么时候权利要求是非过度功能性的
关于范围过宽
规则的意义
“用词问题”
转接词
预期用途的描述
沃巴什的功能性语言到底表达了什么？
本章回顾
第13章装置加功能
装置加功能权利要求的宽度
装置加功能权利要求的不清楚
不合格的权利要求撰写者在做什么？
至少在一些权利要求中，以非装置加功能形式构造功能性要素
只要有意义，就使用博勒加德（Beauregard）权利要求
不要接近放弃装置加功能权利要求
用第112条（f）在头脑中精细勾画说明书
步骤加功能
本章回顾
第三部分权利要求书和可预见的执行情况
4章发明应用场合和直接侵权者
发明应用场合
发明应用场合的释义
发明应用场合的重要性
维护发明应用场合边界的完整性
个体直接侵权人
两类常见的侵权对象
采用竞争对手的思维模式
读者练习
示例一：衣服制造
示例二：互联网基础设施
本章回顾
第15章法定权利要求类型
产品（机器/产出品）权利要求
一般的产品权利要求
计算机可读介质（Beauregard）权利要求
传播信号权利要求——不再允许
方法（步骤）权利要求
组合物权利要求
方法表征产品的权利要求
本章回顾
第16章权利要求的多样性
重组“问题—解决方案”的描述
同时列举功能和结构
术语变化
强制格式权利要求
功能限定与结构限定
要素或步骤的数量
前序部分长度
前序部分内容
要解决的问题
发明点的处理
基础的科学或工程理论
数学方式的限定
粒度
时间性
信号域
强制格式示例
示例一：网络搜索
示例二：行程编码
示例三：模块化地板
本章回顾
第17章结合预期的实施情况检查权利要求
检查整体权利要求书
非专利性/无效性
优选限度地提高专利对其所有者的价值
检查单个权利要求
不恰当地缩小范围
权利要求过宽和不清楚
超出发明应用场合边界
形式检查
本章回顾
第四部分专利申请的准备和审查过程处理
第18章撰写背景技术和发明内容
读者
背景技术
以终为始
保持简短并有结论
不要在背景技术中引用附图
不要把发明人的发现写入背景技术
发明内容
以一句话陈述发明的解决方案
功能性呈现解决方案
闭合“问题—解决方案”环
指定选择性特征
使用“倒金字塔”样式
要有创造力
本章回顾
第19章撰写具体实施方式
具体实施方式是背景技术/发明内容的扩展
阐述问题
阐述解决方案
采用前述的倒金字塔样式获得发明
在撰写具体实施方式之前，掌握发明
详细描述体现发明的地方
随时收集变化和替换方式；把它们保留到最后
何时撰写具体实施方式？
最后的核查
本章回顾
第20章权利要求被拒绝——修改还是争辩？
四个问题，六个选项
问题1：审查员关于显而易见性的立场是否有充分依据？（框11、框12）
问题2:权利要求可以从所引用的现有技术中获知吗？(框13、框14)
试着从审查员的角度去看
不要过度解读参考文献
不要仅仅依靠发明人对参考文献的解读
问题3:被引用的现有技术是否公开了发明构思？(框15、框16、框18)
问题4:发明是否早于参考文献？(框17、框20)
本章回顾
第21章权利要求的修改
重新考虑本发明,随后重新考虑权利要求
当现有技术没有公开发明构思时的修改
引用的现有技术公开了发明构思时的修改
丢掉无用的限定
本章回顾
第22章与发明人合作
课堂式学习的局限性
自主学习
从已知的起点开始
慢慢地、谨慎地前进
不要放过任何必要的细节
充分利用你对技术的好奇心
从一开始就依靠发明人
迈出第一步很难——但你必须这么做
让发明人参与申请的准备工作
准备申请文件的四阶段协作过程
本章回顾
附录A发明构思及其“问题—解决方案”的描述
附录B读者练习——以及作者答案
附录C专利示例
附录D《美国法典》第35卷节选(自2013年3月16日起生效)
术语表
索引