专利实务指南与司法审查

本书是作者研究中国知识产权原理、规范与实践系列著作的第二部，以中国的经济与技术现实为依托，分析中国专利立法与司法实践中的创新理论与实践。《专利实务指南与司法审查》收集了国内外专利法司法实践中具有影响的上千个案例，分析逻辑与经验之间的互动与问题，正本清源，对诸多被误读的规则与错误的经验进行了分析并提出了解决方案。★汇集国内外专利法司法实践中具有影响的上千案例★打造专利从业人员的一本全能参考书

《专利实务指南与司法审查》既有原理的解释，又有案例对原理的解读；既有对已然问题的探讨，也提出了一些需要思考的问题，分析逻辑与经验之间的互动与问题，对诸多被误读的规则与错误的经验进行了分析并提出了解决方案，是相关从业人员案头常备的一本工具书。

曹阳，复旦大学法学博士，哈佛大学互联网研究中心高级访问学者，上海市浦江学者，中国科技法学会优秀人才奖获得者，代表中国参加第十四届WIPO与WTO共同主办的发展中国家与新兴经济体国家知识产权教师研修班。现任上海政法学院经济法学院副教授，硕士生导师，上海政法学院科技法研究中心、知识产权研究中心负责人，兼职律师。出版专著《国际法视野下的粮食安全问题研究》《国际知识产权制度：冲突、融合与反思》与《跨国并购与专利保护》，参编“十二五”国家重点图书出版规划项目《知识产权法学：理论·实务·案例》（第二版）。在《Queen Mary Journal of Intellectual Property》(SSCI)《中国图书馆学报》《知识产权》《东方法学》《文汇报》等报刊发表大量论文，其中多篇被人大复印资料转载。主持国家社科基金二项、国家知识产权软科学课题一项，参与教育部、国家知识产权局、上海市法学会、浙江省法学会等多项课题。现兼任中国科学技术法学会常务理事，复旦大学知识产权研究中心特邀研究员。

目录第一章专利制度概述第一节专利制度相关概念一、专利二、专利权（一）专利权具有鲜明的排他性（二）专利权客体的公开性（三）专利权效力的性三、专利类型四、专利与商标、著作权（一）专利与著作权（二）专利与商标第二节专利制度的基础一、激励论二、自然权利论三、人格权理论四、受益论五、契约论第三节专利制度的功能与反思一、激励技术创新二、促进信息公开与传播三、促进专利技术的实施四、专利与健康第四节专利制度发展史一、专利制度起源二、现代专利制度的确立与发展三、中国专利制度的建立与发展（一）我国专利制度的产生与形成（二）新中国专利法的发展（三）专利法的修订与完善1. 1992年的第一次修订2. 2000年的第二次修订3. 2008年的第三次修订4.拟议中的专利法第四次修订第二章可专利主题第一节立法体例第二节发明与实用新型一、发明的概念与特征二、发明的分类（一）产品发明（二）方法发明（三）改进发明三、实用新型的概念与特征四、实用新型专利和发明专利的区别五、发明(实用新型)的技术性第三节外观设计一、外观设计的概念与特征二、外观设计与发明、实用新型的区别与联系三、外观设计的功能性第四节不授予专利权的发明创造一、科学发现二、智力活动的规则和方法三、疾病的诊断和治疗方法四、动物和植物品种五、原子核变换方法和用该方法获得的物质六、对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计七、违反法律的发明创造八、违反社会公德九、妨害公共利益第三章实用性第一节基本原理一、实用性定义二、有益实用性(beneficial utility)三、可操作性与具体的实用性（specific utility）四、实用性与充分公开第二节发明和实用新型的实用性的判断一、实用性的判断原则二、实用性的判断基准（一）无再现性（二）违背自然规律（三）利用独一无二的自然条件的产品（四）人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法（五）测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法第三节外观设计专利的实用性判断第四章新颖性第一节新颖性概念与功能第二节现有技术一、申请日二、优先权（一）外国优先权（二）本国优先权（三）相同主题的发明创造三、现有技术的范畴四、公开标准（一）现有技术公开的内容（二）同样的发明（三）充分公开（四）公开的对象（五）公开方式1.出版物公开2.使用公开3.以其他方式公开第三节抵触申请第四节新颖性判断原则一、同样的发明或者实用新型二、对比文件范围三、单独对比第五节新颖性审查基准一、相同内容的发明或者实用新型二、具体（下位）概念与一般（上位）概念三、惯用手段的直接置换四、数值和数值范围五、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利、要求1.包含性能、参数特征的产品权利要求2.包含用途特征的产品权利要求3.包含制备方法特征的产品权利要求第六节外观设计的新颖性一、判断客体二、判断主体三、产品是否相同或属于相近种类四、设计既要“不相同”，还要“不相近似”五、判断方式六、设计特征与新颖性七、设计空间与新颖性八、设计功能与新颖性九、近似性与混淆可能十、不得与他人在先权利相冲突第七节不丧失新颖性的公开一、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出二、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表三、他人未经申请人同意而泄露其内容四、宽限期与优先权五、宽限期与现有技术第五章创造性第一节创造性概念第二节创造性标准第三节创造性审查方法一、现有技术（一）现有技术的内容（二）现有技术与充分公开二、判断主体三、审查原则四、审查基准（一）确定最接近的现有技术（二）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题1.区别特征的确定2.技术问题的确定（三）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见1.发明与实用新型现有技术启示判断的区别2.技术启示的判断方法五、不同类型发明的创造性判断（一）开拓性发明（二）组合发明1.显而易见的组合2.非显而易见的组合（三）选择发明（四）转用发明（五）已知产品的新用途发明（六）要素变更的发明1.要素关系改变的发明2.要素替代的发明3.要素省略的发明（七）化学发明的创造性判断1.化合物的创造性2.化学产品用途发明的创造性第四节外观设计的区别性（创造性）一、区别性标准二、区别性判断方法（一）相同或近似产品外观的区别性判断（二）现有设计的转用（三）现有设计及其特征的组合第六章专利申请第一节专利申请主体发明人或设计人（一）发明人或设计人概念（二）发明人或设计人的判断规则第二节职务发明创造一、执行本单位的任务所完成的发明创造（一）在本职工作中作出的发明创造（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造二、主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造第三节专利申请权的归属一、职务发明创造专利申请权的归属二、合作与委托完成的发明创造的专利申请权归属第四节职务发明创造的发明人或设计人的权利第五节外国申请人一、在我国有经常居所或营业场所的外国人二、在中国没有经常居住地或营业场所的外国人第六节专利申请文件的充分公开一、充分公开的法理二、权利要求清楚、简要（一）权利要求类型1.产品权利要求与方法权利要求2.方法限定产品的权利要求3.功能限定性的权利要求4.马库什权利要求5.瑞士型用途权利要求6.开放式权利要求与封闭式权利要求7.独立权利要求与从属权利要求（二）权利要求明确（definiteness）（三）权利要求简要（四）权利要求应以说明书为依据1.书面描述2.权利要求获得说明书支持3.权利要求没有获得说明书支持三、说明书清楚、完整（一）说明书清楚（二）说明书完整（三）能够实现1.“能够实现”标准的价值与意义2.“能够实现”的判断标准（四）具体实施方式第七节专利申请原则一、书面原则二、先申请原则三、优先权原则四、单一性原则（一）单一性原则内容（二）特定技术特征（三）分案申请第八节申请文件修改一、法律规定二、修改范围三、发明点修改与非发明点修改四、当事人陈述五、修改方式（一）主动修改（二）被动修改六、外观设计申请文件的修改七、权利要求修改与保护范围八、专利申请文件的修改与禁止反悔原则九、权利要求修改与权利要求不能获得说明书支持第九节专利申请的撤回第十节专利申请受理以及申请日、申请号的确定第十一节国际申请一、途径二、PCT程序三、保密审查第七章专利审查与无效第一节专利审查程序一、发明专利的审查（一）初步审查（二）早期公开（三）实质审查1.实质缺陷审查2.形式缺陷审查（四）授权与公告二、实用新型和外观设计专利权的审查三、禁止重复授权（一）同样的发明创造（二）相同或实质相同的外观设计第二节专利复审程序一、概述二、启动复审程序的条件三、复审的流程和基本内容四、复审审查范围五、复审的司法审查第三节专利无效程序一、概述二、无效宣告的审查范围与原则三、无效宣告理由四、无效宣告的审查与决定五、专利文件的修改六、无效宣告的法律效力七、专利无效的审查与司法审查第八章专利权内容第一节专利权的性质第二节产品专利权人的权利一、制造权（一）制造行为的界定（二）制造与修理（三）分步式制造与共同制造（四）跨境制造二、使用权三、许诺销售权四、销售权五、进口权第三节方法专利权人的权利一、使用专利方法（一）使用行为的界定（二）分步式使用二、使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品（一）依照专利方法直接获得的产品（二）使用依照专利方法直接获得的产品（三）许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品第四节外观设计专利权人的权利一、制造权二、许诺销售、销售与进口权（一）销售与使用行为的区别（二）许诺销售行为第五节许可权一、专利许可合同的类型二、专利实施许可合同的主要条款1.前言2.定义3.实施许可范围4.使用费与支付5.保证条款6.后续的技术改进与发展三、共有专利的许可四、专利的当然许可第六节转让权第七节标记权第八节专利的其他利用方式第九章发明和实用新型专利侵权判定第一节专利权保护范围的确定一、确定专利权保护范围的依据、原则二、权利要求解释的原则三、确定保护范围的解释对象四、权利要求解释的具体方法（一）相关规范（二）权利要求解释的主体（三）权利要求解释的具体规则1.按措辞的通常含义进行解释2.按措辞的约定含义进行解释3.权利要求中自行创设技术术语的解释规则4.内部证据（intrinsic evidence）优先5.参考外部证据（extrinsic evidence）6.“最宽合理解释”规则7.专利授权确权程序与专利民事侵权程序的差异8.主题名称的限定作用9.功能限定性技术特征的解释10.考虑发明目的11.封闭式与开放式权利要求解释12.对方法专利权利要求中步骤顺序的解释13.产品权利要求中的方法特征解释14.使用环境特征的解释15.禁止反悔16.权利要求不明确第二节权利要求与被控侵权技术比对方法一、字面侵权（Literal Infringement）（一）技术特征的划分（二）多余指定原则（三）侵权产品包含更多的技术特征（四）侵权产品包含更少的技术特征（五）封闭式权利要求的侵权判定（六）改劣发明（七）非典型技术特征的相同判断二、等同侵权（一）等同原则的基本原理（二）等同判断四要件之间的关系（三）具体技术特征等同（四）技术手段相反（五）改变方法专利的步骤顺序（六）封闭式权利要求（七）功能性特征等同（八）捐献规则（九）禁止反悔（十）现有技术进行优化选择而形成的专利技术方案（十一）发明目的对等同的（十二）等同特征的证明第十章外观设计专利侵权判定第一节外观设计专利保护范围的确定一、设计特征与设计要点二、功能性特征三、增加设计特征四、确定保护范围的具体规则第二节外观设计专利侵权的判定一、产品种类相同或近似判断二、比较对象三、侵权判断主体四、判断方式：整体观察、综合判断五、相同设计认定六、近似设计认定（一）近似设计的标准（二）变化状态产品的近似判断（三）组件产品的近似判断（四）套件产品的近似判断（五）混淆与近似第十一章专利间接侵权第一节共同侵权与间接侵权一、共同侵权与间接侵权的区别二、直接参与式专利共同侵权行为三、数人分别实施的共同侵权第二节间接侵权的认定一、以直接侵权存在为前提二、诱导侵权三、帮助侵权（一）专用产品侵权（二）网络帮助侵权（三）其他帮助行为第十二章专利侵权抗辩第一节非生产经营目的实施专利第二节现有技术抗辩一、与现有技术相同抗辩二、与现有技术等同抗辩三、参照现有技术抗辩第三节现有设计抗辩第四节先用权抗辩一、先用权抗辩的主体二、先用权的适用条件（一）做好了制造、使用的必要准备（二）仅在原有范围内继续制造、使用（三）以正当方式获得技术（四）先用权技术一般不能转让第五节临时保护期内实施抗辩第六节合法来源抗辩第七节专利穷竭抗辩一、产品专利穷竭二、方法专利穷竭三、专利国际穷竭与国内穷竭第八节滥用专利权抗辩一、恶意取得专利权二、滥用标准必要专利抗辩三、强制许可抗辩（一）不实施专利的强制许可（二）作为垄断救济的强制许可（三）基于公共利益的强制许可（四）基于公共健康的强制许可（五）从属专利的强制许可四、反垄断法的第九节其他抗辩措施一、指定实施二、外国运输工具临时过境的使用三、专为科学研究和实验的使用四、波拉例外第十三章专利侵权诉讼第一节专利诉讼的困境与解决一、中止诉讼二、不中止诉讼第二节主张权利的依据选择第三节诉前临时禁令与诉前保全一、诉前临时禁令（一）申请主体：专利权人和利害关系人（二）形式要件——书面申请状（三）证据（四）审查（五）担保（六）裁定时限与复议（七）解除禁令二、诉前财产保全三、诉前证据保全第四节确认不侵权制度第五节管辖、时效与举证一、管辖二、时效三、举证（一）新证据（二）鉴定结论（三）新产品的制造方法第十四章专利侵权民事责任第一节停止侵权第二节赔偿损失一、实际损失二、侵权获益三、合理的许可使用费的倍数四、法定赔偿五、惩罚性赔偿六、约定赔偿七、和解协议第三节其他救济措施一、消除影响二、销毁侵权工具第十五章专利侵权与假冒的行政与刑事责任第一节专利侵权与假冒的行政责任一、专利侵权的行政处理二、假冒专利行为的行政处理第二节假冒专利的刑事责任